La reciente sentencia del TS de 14 de mayo de 2012 ha confirmado las sentencias del Juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona y de la Sección 15ª de la AP de Barcelona, por las cuales se declaró que el uso comercial de LA expresión "Doughnut", utilizada por la demandada Europastry infringe los derechos de propiedad industrial de las marcas registradas en España "Donut-Donuts-doghnuts" (titularidad de la sociedad Panrico, S.A.), y que por lo tanto la demandada debe cesar en la utilización de este término en el mercado así como indemnizar a la demandante en los términos que se expresan en la sentencia. La demandada en la contestación a la demanda, y en las sucesivas instancias, ha argumentado que el término "doghnut" es un término genérico utilizado en otros paises (como EEUU) para denominar determinados tipos de bollo". Los argumentos esenciales utilizados por las sentencias son los siguientes:
1.- En relación a la pretendida nulidad de la marca "Doghnuts", alegada por al parte demandada en relación a una marca registrada por la demandante, se entiende que, a pesar de que en otros paises este término pueda ser genérico, en España no es así, y en consecuencia no cabe declarar la nulidad de esta marca registrada. Cita nuestro más alto Tribunal en caso enjuiciado en la sentencia del TJCE de 9 de septiembre de 2008 (asunto T-363/06) en la que se denegó la marca Seat Magic distintiva de asientos de coches por la oposición de SEAT, y ello aunque la palabra "seat" (asiento en inglés) fuera un genérico en otro país.
2.- El riesgo de confusión de la marca registrada "Doghnuts" con el término comercial utilizado por la demandante "Doughnuts" viene determinado esencialmente por el riesgo de asociación en los terminos previstos en el artículo 4.1.b de la Directiva 89/104/CEE, y como señala la sentencia de instancia resulta idónea para generar un riesgo de confusión.
3.- Además nos encontramos ante una marca "notoria" que gozan de una especial protección por tener un elevado caracter distintivo y cierta similitud fonética y gráfica, y la marca de renombre debe beneficiarse de una protección más amplia (ST del TJCE de 9 de enero de 2003 asunto C-292/00 entre otras).
1.- En relación a la pretendida nulidad de la marca "Doghnuts", alegada por al parte demandada en relación a una marca registrada por la demandante, se entiende que, a pesar de que en otros paises este término pueda ser genérico, en España no es así, y en consecuencia no cabe declarar la nulidad de esta marca registrada. Cita nuestro más alto Tribunal en caso enjuiciado en la sentencia del TJCE de 9 de septiembre de 2008 (asunto T-363/06) en la que se denegó la marca Seat Magic distintiva de asientos de coches por la oposición de SEAT, y ello aunque la palabra "seat" (asiento en inglés) fuera un genérico en otro país.
2.- El riesgo de confusión de la marca registrada "Doghnuts" con el término comercial utilizado por la demandante "Doughnuts" viene determinado esencialmente por el riesgo de asociación en los terminos previstos en el artículo 4.1.b de la Directiva 89/104/CEE, y como señala la sentencia de instancia resulta idónea para generar un riesgo de confusión.
3.- Además nos encontramos ante una marca "notoria" que gozan de una especial protección por tener un elevado caracter distintivo y cierta similitud fonética y gráfica, y la marca de renombre debe beneficiarse de una protección más amplia (ST del TJCE de 9 de enero de 2003 asunto C-292/00 entre otras).
Muy interesante sentencia. Me pregunto si en unos anyos, con la extension del ingles entre la poblacion espanyola, esta jurisprudencia seguira teniendo sentido. Desde luego, es un buen caso de estudio de aplicacion "contextualizada" del derecho comunitario de marcas, que pone de manifiesto la dificilmente franqueable barrera idiomatica. Gracias por la referencia.
ResponderEliminarGracias a tí Albert por tu comentario.
EliminarEs verdad, Albert, lo más interesante de la sentencia es el análisis del idioma para determinar si es un término de uso genérico o no. Y en España cada vez más se usan términos globales para que las marcas se internacionalicen.
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